Tranh chấp tên miền trùng nhãn hiệu: vì sao thắng sơ thẩm rồi bị huỷ án

Bởi Luật sư Nguyễn Như Hải – Công ty Luật UniLaw

Một sàn thương mại điện tử quốc tế có nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Bốn tên miền trùng và tương tự với nhãn hiệu đó do người khác nắm giữ, và đều điều hướng sang một website đối thủ. Toà sơ thẩm buộc trả lại cả bốn tên miền.

Toà phúc thẩm huỷ toàn bộ bản án — không phải vì nguyên đơn sai về nội dung, mà vì hồ sơ có bốn lỗi mà cấp phúc thẩm không khắc phục được.

Bản án số 39/2022/KDTM-PT ngày 18/7/2022 của Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là bài học về việc thắng ở lý lẽ chưa đủ, phải thắng ở hồ sơ.

Vụ việc

Nguyên đơn là doanh nghiệp thương mại điện tử nước ngoài, chủ nhãn hiệu “SHOPBACK” theo Đăng ký quốc tế số 1303557 ngày 19/5/2016, thuộc nhóm 35 và 36. Nhãn hiệu này có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 19/6/2017 — ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 2021/QĐ-SHTT chấp nhận bảo hộ — đến ngày 19/5/2026.

Bốn tên miền tranh chấp:

• shopback.vn và shopback.com.vn — đăng ký ngày 23/6/2016
• myshopback.vn và myshopback.com.vn — đăng ký ngày 25/01/2018

Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu trả lại bốn tên miền, bồi thường tối đa 500 triệu đồng, 200 triệu chi phí luật sư, và xin lỗi công khai trên hai báo điện tử cùng ba kỳ liên tiếp của một báo giấy.

Hãy để ý ngay con số: tên miền shopback.vn đăng ký 23/6/2016, nhãn hiệu có hiệu lực tại Việt Nam 19/6/2017 — tên miền có trước gần một năm.

Bốn lỗi khiến bản án bị huỷ

1. Kiện nhầm người

Toà sơ thẩm thụ lý ngày 30/7/2018 và xác định bị đơn là ông H. Nhưng theo văn bản của Trung tâm Internet Việt Nam và của hai nhà đăng ký tên miền: tại thời điểm tháng 7/2018, shopback.vn và shopback.com.vn thuộc ông H — nhưng đến ngày 29/8/2018 đã chuyển nhượng cho ông H2; còn myshopback.vn và myshopback.com.vn vốn thuộc ông H2 ngay từ đầu.

Nghĩa là sau khi thụ lý, cả bốn tên miền đều do ông H2 đứng tên. Toà sơ thẩm không yêu cầu nguyên đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện để xác định lại người bị kiện, mà vẫn xử buộc ông H trả lại tên miền — xác định sai địa vị tố tụng, và bản án sẽ không thi hành được.

Bài học: với tên miền, quyền sử dụng có thể chuyển nhượng nhanh và âm thầm. Phải xác minh chủ thể đăng ký tại Trung tâm Internet Việt Nam ngay trước khi nộp đơn và theo dõi lại trong suốt quá trình tố tụng.

2. Kết luận giám định có lỗi

Chứng cứ trung tâm của nguyên đơn là Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH328-19YC/KLGĐ ngày 20/6/2019. Toà chỉ ra hai khiếm khuyết:

• Sai ngày hiệu lực. Kết luận ghi thời hạn hiệu lực tại Việt Nam là 21/7/2016 – 19/5/2026. Nhưng cả Cục Sở hữu trí tuệ (văn bản số 18051/SHTT-CDNH ngày 06/9/2019) và Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (văn bản số 176/VSHTT-GĐĐG ngày 06/10/2020) đều xác định nhãn hiệu bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam ngày 19/6/2017. Sai lệch gần một năm — đúng khoảng thời gian quyết định ai có trước.
• Thiếu phạm vi giám định. Nguyên đơn khởi kiện về bốn tên miền, nhưng kết luận chỉ giám định một tên miền.

Theo khoản 3 và khoản 4 Điều 102 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, khi kết luận giám định chưa đầy đủ, chưa rõ ràng hoặc có vi phạm, Toà phải yêu cầu người giám định giải thích, triệu tập họ đến phiên toà, hoặc trưng cầu giám định bổ sung. Toà sơ thẩm đã không làm.

Nguyên đơn có nộp một kết luận giám định thứ hai ở cấp phúc thẩm, nhưng vì được lập sau phiên toà sơ thẩm, không qua buổi công khai chứng cứ, bị đơn không biết, nên không có giá trị pháp lý về mặt tố tụng tại cấp phúc thẩm.

3. Thiếu người tham gia tố tụng

Hai nhóm bị bỏ sót:

• Công ty vận hành website đích. Bốn tên miền đều điều hướng tới một website thương mại điện tử do một công ty cổ phần phát triển. Công ty này có liên quan trực tiếp nhưng không được đưa vào tố tụng.
• Hai nhà đăng ký tên miền. Người đăng ký đã trả phí cho hai công ty cung cấp dịch vụ tên miền. Cần đưa họ vào để làm rõ trách nhiệm pháp lý của nhà đăng ký theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

4. Chưa chứng minh đủ hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Đây là phần có giá trị hướng dẫn cao nhất. Toà liệt kê những gì phải chứng minh mà cấp sơ thẩm chưa thu thập:

• Nhãn hiệu có được sử dụng rộng rãi, ổn định trong hoạt động kinh doanh hợp pháp không;
• Người tiêu dùng Việt Nam trong lĩnh vực liên quan có biết đến uy tín, danh tiếng của dịch vụ mang nhãn hiệu đó không;
• Các tên miền tranh chấp có gây thiệt hại về uy tín, danh tiếng hoặc vật chất cho chủ nhãn hiệu không;
• Bên bị cáo buộc chỉ đăng ký, chiếm giữ, sử dụng tên miền nhằm bán lại kiếm lời hay cản trở chủ nhãn hiệu đăng ký tên miền.

Bốn câu hỏi này chính là khung chứng minh cho mọi vụ tranh chấp tên miền. Thiếu bất kỳ mắt nào, hồ sơ chưa đủ.

Nguyên tắc “đăng ký trước được dùng trước” với tên miền .vn

Toà dẫn Điều 6 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông: việc đăng ký tên miền “.vn” thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Và Toà chỉ ra điểm cấp sơ thẩm bỏ qua: tên miền shopback.vn, shopback.com.vn được đăng ký ngày 23/6/2016, trong khi nhãn hiệu chỉ có hiệu lực tại Việt Nam từ 19/6/2017. Cấp sơ thẩm chưa thu thập chứng cứ xem các tên miền này có rơi vào ngoại lệ của Điều 6 hay không mà đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện — là chưa đủ cơ sở.

Đây là điểm khiến tranh chấp tên miền khác hẳn tranh chấp nhãn hiệu thông thường: ngày đăng ký tên miền so với ngày nhãn hiệu có hiệu lực tại Việt Nam là con số đầu tiên phải kiểm. Nếu tên miền có trước, con đường duy nhất còn lại là chứng minh hành vi cạnh tranh không lành mạnh — và đó là con đường khó hơn nhiều.

Một chi tiết nhỏ về hoá đơn luật sư

Hoá đơn nguyên đơn nộp để đòi chi phí luật sư đều ghi người mua là công ty con tại Việt Nam, không phải nguyên đơn. Đại diện nguyên đơn khai công ty đó là thành viên của mình, nhưng Toà xác định vẫn cần thu thập chứng cứ làm rõ.

Với doanh nghiệp có nhiều pháp nhân trong cùng tập đoàn, đây là lỗi rất dễ mắc: bên ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và bên đứng tên trên hoá đơn phải là bên đang khởi kiện, hoặc phải có tài liệu chứng minh quan hệ và việc chi trả hộ.

Kết quả: Toà xác định cấp sơ thẩm thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, xác định sai địa vị tố tụng của người bị kiện, đưa thiếu người tham gia tố tụng — là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng mà cấp phúc thẩm không khắc phục được. Huỷ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ để xét xử lại từ đầu.

Bảy việc cần làm trước khi kiện đòi tên miền

1. Xác minh chủ thể đăng ký hiện tại tại Trung tâm Internet Việt Nam, sát ngày nộp đơn khởi kiện — và theo dõi lại trong quá trình tố tụng. Tên miền có thể sang tay giữa chừng.
2. Đối chiếu hai mốc ngày: ngày đăng ký tên miền và ngày nhãn hiệu có hiệu lực tại Việt Nam. Với nhãn hiệu đăng ký quốc tế, ngày hiệu lực tại Việt Nam thường muộn hơn ngày đăng ký quốc tế khá nhiều.
3. Trưng cầu giám định đủ phạm vi. Bao nhiêu tên miền tranh chấp thì giám định bấy nhiêu, và kiểm tra kỹ phần ghi ngày hiệu lực trong kết luận trước khi nộp.
4. Đưa đủ người vào tố tụng: người đăng ký hiện tại, người đăng ký trước đó, công ty vận hành website đích, và nhà đăng ký tên miền.
5. Chuẩn bị hồ sơ chứng minh danh tiếng: doanh thu, số người dùng tại Việt Nam, chi phí quảng cáo, bài báo, giải thưởng, khảo sát nhận biết thương hiệu.
6. Thu thập chứng cứ về dụng ý: chào bán lại tên miền, yêu cầu tiền chuộc, điều hướng sang đối thủ, đăng ký hàng loạt biến thể tên. Lập vi bằng ngay khi phát hiện.
7. Kiểm tra hoá đơn dịch vụ pháp lý đứng tên đúng pháp nhân khởi kiện.

Cơ sở pháp lý

• Luật Sở hữu trí tuệ: Điều 202, 203, 204 (biện pháp dân sự, quyền và nghĩa vụ chứng minh, xác định thiệt hại); Điều 205 (chi phí hợp lý thuê luật sư); các quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền.
• Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Điều 6: nguyên tắc đăng ký tên miền “.vn” — bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, trừ ngoại lệ.
• Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Điều 102 khoản 3 và khoản 4: yêu cầu giải thích kết luận giám định, triệu tập người giám định, trưng cầu giám định bổ sung.

Hỏi đáp

Tên miền đăng ký trước nhãn hiệu thì có đòi lại được không?

Khó hơn nhiều. Nguyên tắc đăng ký tên miền “.vn” là đăng ký trước được dùng trước. Khi tên miền có trước, phải chuyển sang chứng minh hành vi cạnh tranh không lành mạnh — tức phải chứng minh danh tiếng của nhãn hiệu tại Việt Nam và dụng ý xấu của người giữ tên miền.

Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực tại Việt Nam từ khi nào?

Từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định chấp nhận bảo hộ, hoặc từ ngày tiếp theo ngày kết thúc thời hạn 12 tháng kể từ khi Văn phòng quốc tế thông báo chỉ định Việt Nam — tuỳ mốc nào sớm hơn. Không phải ngày đăng ký quốc tế. Trong vụ án này, chênh lệch hơn một năm và đó là điểm quyết định.

Kết luận giám định ghi sai thì sao?

Đương sự có quyền đề nghị Toà yêu cầu người giám định giải thích, triệu tập họ đến phiên toà, hoặc trưng cầu giám định bổ sung theo khoản 3 và khoản 4 Điều 102 Bộ luật Tố tụng dân sự. Không làm mà vẫn xử là căn cứ huỷ án.

Nộp chứng cứ mới ở cấp phúc thẩm có được không?

Chứng cứ được lập sau phiên toà sơ thẩm, không qua buổi kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, bên kia không biết — thì không có giá trị pháp lý về tố tụng tại cấp phúc thẩm. Phải đưa vào từ cấp sơ thẩm.

Người bị kiện chuyển nhượng tên miền giữa chừng thì làm gì?

Phải đề nghị sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện để xác định lại người bị kiện, hoặc đưa người nhận chuyển nhượng vào tố tụng đúng tư cách. Nếu không, bản án sẽ không thi hành được — như vụ án này.

Nhà đăng ký tên miền có trách nhiệm gì không?

Toà phúc thẩm cho rằng cần đưa nhà đăng ký vào tố tụng để làm rõ trách nhiệm pháp lý của họ theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT. Đây là hướng cần khai thác khi tên miền vi phạm được cấp và duy trì qua dịch vụ của họ.

Có cách nào nhanh hơn kiện ra Toà không?

Với tên miền, thường nên bắt đầu bằng thư yêu cầu chấm dứt kèm bản sao văn bằng bảo hộ và kết luận giám định. Nhiều vụ dừng ở bước này. Song song, kiểm tra khả năng đăng ký các biến thể tên miền còn trống để giảm thiệt hại ngay.

Đọc thêm

• Luật sư sở hữu trí tuệ — đăng ký nhãn hiệu, xử lý hàng nhái, tranh chấp
• Giấy phép lưu hành không cứu được: bản án xâm phạm sáng chế 800 triệu đồng
• Kiện đòi 14,3 tỷ vì phim bị đăng lậu nhưng thua: hồ sơ gãy ở ngày ký hợp đồng
• Nợ phí li-xăng thương hiệu 1,78 tỷ: biên bản đối chiếu công nợ đã quyết định vụ kiện
• Bí mật kinh doanh: thừa nhận vi phạm vẫn thắng kiện, vì bên kia không khoá cửa
• Tên công ty gần giống thương hiệu: vì sao chủ nhãn hiệu 1991 vẫn thua kiện